Marcas

Comentario de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm. 320/2022, de 20 de abril

18/05/22

El presente artículo tiene por objeto la elaboración de un comentario Sentencia núm. 320/2022 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 20 de abril.

  1. Antecedentes de hecho

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mediante Sentencia núm. 320/2022, de 20 de abril [1], desestimó íntegramente el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por la entidad franquiciadora Laboratorio Lucas Nicolás, S.L., generalmente conocida como Clínicas Vitaldent la cual fue condenada por infracción marcaria a pagar una indemnización de 561.240 euros a la entidad Grupo Ilusión de Ortodoncistas, S.L. por hacer uso de la marca registrada por la demandante (“Clínicas Ortodoncis”) como palabra clave a través del servicio Google Adwords [2] para publicitar Clínicas Vitaldent.

  1. De la infracción marcaria y el artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

De las argumentaciones expuestas por el Alto Tribunal en la Sentencia, conviene reseñar los siguientes puntos:

  • Tal y como refiere el artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“Ley de Marcas”), una vez que, judicialmente, ha quedado acreditada la existencia de una infracción marcaria, no es necesario recurrir a las reglas de la carga de la prueba para justificar el daño ocasionado por la entidad infractora para que el perjudicado sea indemnizado, ya que, el mismo “tendrá derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”.
  • Con todo, existe una excepción respecto a lo expuesto en el párrafo anterior, y es que, si el titular de la marca desea obtener una indemnización más cuantiosa, deberá probar que la violación de su marca le ha ocasionado daños y perjuicios de una magnitud superior, pudiéndole hacer merecedor de reclamar una compensación mayor.
  • El uso de Google Adwords como vehículo publicitario, puede entrañar un riesgo desde el momento en que existe la posibilidad de que algunas de las palabras clave empleadas sean marcas registradas. Por esta razón, el titular de una marca tiene derecho a prohibir a terceros el uso, sin su consentimiento, de palabras clave que sean idénticas o similares a la marca registrada, cuando ello suponga un menoscabo de sus funciones como, por ejemplo, en los casos en que el consumidor o usuario medio no pueda o le resulte difícil diferenciar si el servicio o producto procede del titular de la marca, de una empresa con vinculación económica o de un tercero ajeno.
  1. De la regla de cuantificación del daño ocasionado del artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

En lo que atañe al cálculo de la indemnización prevista en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, es de interés destacar los siguientes aspectos:

  • Con carácter general, previo cálculo y consecuente condena a una indemnización por daños y perjuicios al infractor, es necesario acreditar la existencia del daño por parte de quien reclama la indemnización. Sin embargo, en los supuestos en los que los tribunales de instancia, que conozcan del hecho, aprecien un detrimento notorio y/o evidente desprendido de la mera existencia del acto ilícito o el incumplimiento cometido, pueden no requerir una prueba para acreditar la existencia del daño, pues “la realidad actúa incontestablemente por ella”.
  • Tal sería el caso del hecho expuesto en la Sentencia analizada, el Tribunal consideró que el empleo por un tercero ajeno de una palabra clave registrada como marca a través del servicio Google Adwords, supone un perjuicio para el titular de la marca por la naturaleza del hecho en cuestión.
  • A la par, el Tribunal matiza que en este tipo de actuaciones resulta complejo probar el número de potenciales clientes de la entidad titular de la marca que habrían acudido a la entidad infractora como consecuencia del empleo del servicio Google Adwords. Es por lo que, ante estos supuestos en los que resulta difícil cuantificar el daño, el artículo 43.5 de la Ley de Marcas prevé la aplicación de la regla del cálculo de la indemnización, teniendo en cuenta que, como presupuesto previo, se ha debido acreditar la existencia de infracción marcaria.
  • En lo que respecta al cálculo de la indemnización, el 1% ha de computarse no sobre la totalidad de la cifra de negocio, sino sobre la cifra de negocio que es realizada por el infractor con los productos o servicios que han sido ilícitamente marcados, tal y como prescribe el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, sin que sea necesario distinguir y detallar cuáles fueron los servicios que se prestaron como fruto del anuncio y cuáles no. Por esta razón, en el supuesto analizado, al anunciar Vitaldent mediante la infracción de la marca los servicios de implantes, ortodoncia, entre otros, todos ellos quedaron integrados como parte de la cifra de negocios empleada para el cálculo de la indemnización.
  1. Conclusiones

Sintetizando los argumentos puestos de manifiesto, cabe deducir que:

1º. Con carácter general, en los casos en que quede acreditada judicialmente la existencia de infracción marcaria, el titular de la marca tendrá derecho a percibir una indemnización en concepto de daños y perjuicios de conformidad con lo establecido en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

2º. Respecto al empleo de Google Adwords, los titulares de marcas registradas tendrán la posibilidad de prohibir a terceros el uso, sin su consentimiento, de palabras clave que sean idénticas o similares a sus marcas registradas cuando ello suponga un detrimento en sus funciones.

3º. Si el tribunal de instancia conoce de un asunto que por su naturaleza deja evidencias de que ha provocado un daño axiomático y notorio, puede no precisar del uso de pruebas para acreditar la existencia de perjuicio.

4º. Cuando resulte complejo cuantificar el daño producido por una infracción marcaria, el artículo 43.5 prevé la aplicación de la regla del cálculo de la indemnización para los perjudicados.

5º. En relación con la regla del cálculo de la indemnización, el 1% se computa sobre la cifra de negocios que realiza el infractor con los servicios y productos ilícitamente marcados, sin necesidad de distinguir o detallar de forma específica los servicios prestados como fruto del anuncio.

 

[1] Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 320/2022 de 20 de abril. Ponente: Excmo. Sr. Ignacio Sancho Gargallo (ECLI:ES:TS: 2022:1462).

[2] La propia Sentencia, en el Fundamento de Derecho quinto, explica que el motor de búsqueda Google Adwords da la opción a las empresas para seleccionar de forma automatizada un conjunto de palabras clave para que, a la hora de ser empleadas por consumidores y usuarios a través del uso de internet, obtengan unos resultados en los cuales aparezcan anuncios publicitarios de la empresa (incluyendo un enlace a la web). Cuando el anunciante elige las palabras clave, debe pagar cada vez que el usuario de internet clique sobre la palabra clave que actúa como enlace publicitario y dirige a la web.